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係争特許の機能的特徴を関連特許で解釈し得るか

SMC株式会社 対 博日気動公司等の特許侵害紛争事件

【事件番号】
(2015)滬知民初字第512号
【裁判要旨】
機能的特徴の特定及びその権利範囲の確定は以前から特許侵害事件の審理で難しい点である。本件の判決は次の点でモデルケースとして意義深いものである。挙証制限により、機能的表現による特徴を機能的特徴とすべきか、又はその例外とすべきかについて大きく争っている場合には、挙証ルールに基づいてその機能的表現による特徴を機能的特徴と認定するが、特許出願日前の権利者の出願による関連特許を創造的に利用して係争特許の請求項を解釈して、関連特許に係る同一又は類似の機能的特徴により開示された実施の形態は、同様に、係争特許の機能的特徴の解釈に用いることができる。被疑侵害品と関連特許の実施例とが同一又は均等である場合にも、特許侵害に該当すると認定すべきである。本件の審理は、機能的特徴の保護に対する人民法院(裁判所)の有益な探求であり、似たような事件の審理にとって或る程度参考にもなる。

【概要】
原告のSMC株式会社は、出願日を2002年9月3日とし、授権公告日を2006年10月18日とする係争特許「電磁弁」の特許権者である。当該特許は、請求項1が「コイルへ通電する操作により駆動される可動鉄心を、一端に開口を設けた磁気ケース内に内装したソレノイド部と、弁ボディ内に、上記可動鉄心によって駆動される複数のポート間の通路を切り替える弁体が配設された弁部とが設けられた電磁弁であって、……電磁弁」(訳注 本件の主旨とは関係ないが、本来「上記可動鉄心によって駆動される」は「弁体」を修飾していると思われるが、中国語では「上記可動鉄心によって駆動される」が「複数のポート間の通路」を修飾している。以下同じ。)であり、実施例には、プッシュロッド、ポペット弁、排出弁座、供給弁座、可動オリフィス、ポペットスプリング等の構造を含む弁体構造が開示されている。ポペット弁は排出弁座と供給弁座との間を移動して流路を切り換えるようになっており、なお、供給弁座が移動し、移動によってポペット弁と接離可能なように、可動オリフィスは第1の作用面の面積が大きく、第2の作用面の面積が小さくなっている。
2013年9月、同10月にそれぞれ、原告は被告の楽清市博日気動器材有限公司(公司=会社)(以下、「博日気動公司」という)と被告の上海宇耀五金模具有限公司から8つのタイプの被疑侵害品を購入した。いずれの製品にも博日気動公司の商標が貼られていた。対比の結果、被疑侵害品の弁体にはプッシュロッド、ポペット弁、排出弁座、供給弁座、可動オリフィス、ポペットスプリング等の構造が含まれており、ポペット弁は排出弁座と供給弁座との間を移動することができ、供給弁座は可動オリフィスに固定して設けられ、移動させることができないようになっていた。他の技術的特徴は係争特許の請求項1と同じであった。原告は、上述の製品が係争特許の請求項の権利範囲に入ると考えて、両被告に対して侵害の停止を、博日気動公司には経済的損失及び合理的費用として100万元(約1645万円)の賠償を命ずるよう求めた。
また、名称を「電磁弁」とし、出願日を2002年8月12日とする別の発明特許(特許番号:ZL02130310.X)の特許権者も原告であり、請求項1が「弁本体内の弁座への接離により流路を切り換えるコアを備えた弁と、上記コアを上記弁座に対して接離する方向に駆動するソレノイドとを備えた電磁弁であって、……電磁弁」である。当該特許の図面及び実施例に示される弁部の構造は、本件特許の図面の実施例の弁部構造と同じであり、また、当該特許明細書には、「ここでは、上記弁座体(供給弁座)が弁孔の軸線方向に移動する例を説明したが、当該弁座体は固定されていてもよい」と記載されている。
上海知識産権局は審理の結果、係争特許の請求項1の前提部分には、弁体が「可動鉄心により駆動される複数のポート間の通路を切り換える」機能を実現することしか記載されておらず、この機能を実現する弁体の各部材の構成とそれらの相互関係は記載されていないと認定した。本件には、「可動鉄心により駆動される複数のポート間の通路を切り換える」機能を実現可能な、属する技術分野で技術的構造が相対的に定着し、当業者に知られた弁体構造が既に存在することを証明する証拠があるわけではない。係争特許の実施例には、供給弁座が移動し、移動によってポペット弁と接離可能な弁体構造しか開示されていない。しかしながら、特許番号をZL02130310.Xとする発明特許「電磁弁」の請求項1の前提部分は、弁部の説明に関しては本件特許と類似しており、図面の実施例に示された弁部構造が本件特許の図面の実施例の弁部構造と同じであり、また、明細書には「ここでは、上記弁座体(供給弁座)が弁孔の軸線方向に移動する実施例を説明したが、当該弁座体は固定されていてもよい」と記載されているので、供給弁座が移動可能な実施の形態が当該特許により開示され、供給弁座が固定された実施の形態も開示されていると認定することができる。特許番号をZL02130310.Xとする発明特許と、係争特許とは、同一の技術分野に該当し、両者の特許権者も同一であり、特許出願日が本件特許の出願日よりも早いので、係争特許の出願日の時点で当業者に知られていた「可動鉄心により駆動される複数のポート間の通路を切り換える」機能を実現可能な弁体構造には、係争特許の供給弁座の移動可能な形態も、供給弁座を固定した実施の形態も含まれており、この2種類の具体的な実施の形態(具体的な実施の形態=発明を実施するための形態)は、いずれも当業者が係争特許の請求項を読むことで上述の機能を実現する具体的な実施の形態を直接且つ明確に確定することができ、いずれも係争特許の「弁ボディ内に、上記可動鉄心によって駆動される複数のポート間の通路を切り替える弁体が配設された弁部」の技術的特徴の権利範囲に入れることができる。被疑侵害品は、係争特許の供給弁座を固定した実施の形態と同じであり、原告の係争特許の請求項の権利範囲に入る。このため、法院は、両被告に対して侵害停止を、被告の博日気動公司に対して原告の経済的損失及び合理的費用4万元(約66円)の賠償を判決した。法院が判決を出した後、各当事者は上訴していない。

【裁判官のコメント】
機能的特徴の特定及び権利範囲の確定が特許訴訟における審理の難しい点である。
1、本件の見解の相違
本件の争いの中心は、特許請求項1における「弁ボディ内に、上記可動鉄心によって駆動される複数のポート間の通路を切り替える弁体が配設された弁部」という技術的特徴が被疑侵害品にあるか否かにある。
一方の見解は、当該技術的特徴は機能又は効果の言語的表現を用いた技術的特徴であり、機能的特徴と認定して、明細書に開示された具体的な実施の形態及びその均等な実施の形態で権利範囲を確定すべきであり、また、係争特許には1つの実施例が開示されており、被疑侵害品の対応する実施形態は実施例とは同一でも均等でもないので、係争特許の請求項の権利範囲に入らず、本件は原告の訴えを却下すべきであるというものである。
他方の見解は、当該技術的特徴は請求項の前提部分に記載されており、機能又は効果の言語的表現を用いているものの、当業者はその構造を一般的に知ることができるので、機能的特徴と認定すべきでなく、当該機能又は効果を実現可能な全ての構造をその権利範囲に入れるべきであり、被疑侵害品は当該特許の請求項の権利範囲に入っており、特許侵害に該当するというものである。

2、機能的特徴の特定と苦境
機能的特徴とは、構造、成分、ステップ、条件又はこれらの関係等に関して、発明創造において果たされる機能又は効果によって限定される技術的特徴、すなわち、機能的表現を用いた技術的特徴をいう。しかしながら、機能的表現を用いた技術的特徴が全て機能的特徴に該当するわけではなく、例外の規定も設けられており、主に、当業者に一般的に知られるようになった技術用語を指すが、「特許権侵害紛争事件の法律適用における若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2)」において、当業者が請求項を読むだけで上述の機能又は効果を実現する具体的な実施の形態を直接且つ明確に確定可能な技術的特徴であると規定している。
実務では、機能的特徴の特定は、本質的には事実究明の問題であり、理論的には当事者の挙証、専門家への諮問等の複数のルートにより解決することができる。技術分野が細分化、多様化しており、当業者の選択とその認識はそれ自体主観性が強いので、事実究明は往々にして大きな争いになり、機能的特徴に該当するか、それともその例外に該当するかを正確に特定することができない。本件にはこのような問題があり、係争の技術的特徴は、請求項の前提部分にあるので、機能的表現を用いた特徴であるものの、機能的特徴の例外に該当すべきであると権利者は考えたが、それを証明する証拠を提出することができなかった。

3、関連特許に開示された実施の形態は係争特許の機能的特徴の解釈に用いることができる
現存の証拠では機能的表現による特徴が例外規定に当たる旨を証明することができないことを前提として、当該特徴は機能的特徴であると認定すべきであり、関連の司法解釈の規定に基づき、明細書に開示の具体的な実施の形態及びその均等な実施の形態により権利範囲を確定すべきである。しかし、挙証制限により、機能的特徴の例外であると認められる可能性のある技術的特徴が最終的に機能的特徴であると認められるケースと均衡を図るために、人民法院は、上述した関連特許に係る同一又は類似の機能的特徴により開示された実施の形態は、同様に、係争特許の機能的特徴の解釈に用いることができるように、特許出願日前の権利者の出願による関連特許を利用して係争特許の請求項を解釈することができる。被疑侵害品と関連特許の実施例とが同一又は均等である場合にも、特許侵害に該当すると認定すべきである。本件では、特許番号をZL02130310.Xとする発明特許と係争特許とは同一の技術分野に該当し、両者の特許権者も同一であり、特許出願日が本件特許の出願日よりも早く、請求項1の前提部分の弁部に関する表現が本件特許と類似しており、特許の図面、実施例に開示された弁部の構造と本件特許とが同じであり、また、供給弁座が固定された実施の形態も開示されており、係争特許の出願日の時点で当業者に知られていた「可動鉄心により駆動される複数のポート間の通路を切り換える」機能を実現可能な弁体構造には、係争特許の供給弁座の移動可能な形態も、上述の関連特許に開示された供給弁座を固定した実施の形態も含まれ、この2種類の具体的な実施の形態は、いずれも当業者が係争特許の請求項を読むことで上述の機能を実現する具体的な実施の形態であると直接且つ明確に確定することができ、いずれも係争特許の請求項の権利範囲に入ると認定することができる。被疑侵害品は、係争特許の供給弁座を固定した実施の形態と同一であり、原告の係争特許の請求項の権利範囲に入っている。(作者:陳瑶瑶、上海知識産権法院)

2017-05-16

关联专利可用来解释涉案专利功能性特征

——评SMC株式会社诉博日气动公司等侵犯发明专利权纠纷案

【案号】
(2015)沪知民初字第512号

【裁判要旨】
功能性特征的识别及其保护范围的确定一直是专利侵权案件的审理难点。本案判决的典型意义在于,囿于举证限制,在功能性表述特征是否应识别为功能性特征或其例外存在较大争议的情况下,虽根据举证规则认定该功能性表述特征为功能性特征,但创造性地运用专利申请日前权利人申请的关联专利来解释涉案专利权利要求,关联专利所涉相同或类似功能性特征所披露的实施方式同样可用来解释涉案专利功能性特征。如被控侵权产品与关联专利实施例相同或者等同,亦应认定构成专利侵权。本案审理是人民法院对于功能性特征保护的有益探索,亦为类似案件的审理提供了一定的借鉴意义。

【案情介绍】
原告SMC株式会社系涉案专利“电磁阀”的专利权人,专利申请日为2002年9月3日,授权公告日为2006年10月18日。该专利权利要求1为:“一种电磁阀,设置了螺线管部和阀部;所述螺线管部把向线圈通电的操作所驱动的移动铁芯内装在一端设置了开口的磁性箱体内,所述阀部在阀身内配设了对上述移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换的阀体……”专利实施例披露了一种阀体结构,包括推杆、提升阀、排出阀座、供给阀座、移动节流装置、提升阀弹簧等结构,提升阀在排出阀座与供给阀座之间移动而切换流路,其中移动节流装置上的第一作用面面积大,第二作用面面积小,使得供给阀座可以移动,通过移动接近或远离提升阀。
2013年9月、2013年10月,原告分别从被告乐清市博日气动器材有限公司(下称博日气动公司)、被告上海宇耀五金模具有限公司处购买了8个型号的被控侵权产品,所有产品上均粘贴有博日气动公司的商标标识。经比对,被控侵权产品阀体中包含推杆、提升阀、排出阀座、供给阀座、移动节流装置、提升阀弹簧等结构,提升阀可在排出阀座与供给阀座之间移动,供给阀座在移动节流装置上,系固定设置,不可移动,其他技术特征与涉案专利权利要求1相同。原告认为上述产品落入了涉案专利的权利要求保护范围,请求判令两被告停止侵权,被告博日气动公司赔偿经济损失及合理费用100万元。
此外,另一件名为“电磁阀”的发明专利(专利号:ZL02130310.X)的专利权人亦为原告,专利申请日为为2002年8月12日,权利要求1为:“一种电磁阀,包括阀和螺线管,该阀具有通过接近或远离阀壳体内的阀座而切换流路的阀芯,该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯……”该专利附图实施例显示的阀部的结构与本案专利附图中实施例阀部结构相同,同时该专利说明书亦记载“在此就使上述阀座体(供给阀座)在阀孔的轴线方向移动的实施例子进行了说明,但也可以将该阀座体固定”。
上海知识产权法院经审理后认为,涉案专利权利要求1中前序部分仅记载了阀体要实现“对移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换”的功能,而没有记载实现该功能的阀体各部件组成及其之间的互动关系。本案中并无证据证明在所属技术领域中,已经存在技术结构相对固定且为本领域普通技术人员所熟知的能够实现“对移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换”的功能的阀体结构。涉案专利实施例仅披露了一种阀体结构,其中供给阀座可以移动,通过移动接近或远离提升阀。而专利号为ZL02130310.X的“电磁阀”发明专利权利要求1的前序部分关于阀部的表述与本案专利类似,专利附图实施例显示的阀部结构与本案专利附图中实施例阀部结构相同,同时该专利说明书亦记载“在此就使上述阀座体(供给阀座)在阀孔的轴线方向移动的实施例子进行了说明,但也可以将该阀座体固定”,故可以认定该专利披露了供给阀座可移动的实施方式,也披露了供给阀座固定的实施方式。因专利号为ZL02130310.X发明专利与涉案专利属于同一技术领域,两者专利权人亦相同,专利申请日早于本案专利申请日,故可以认定本领域普通技术人员在涉案专利申请日之时已知的能够实现“对移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换”的功能的阀体结构既包含涉案专利供给阀座可移动的方式,亦包含供给阀座固定的实施方式,这两种具体实施方式均系本领域普通技术人员通过阅读涉案专利权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能的具体实施方式,均可纳入涉案专利“所述阀部在阀身内配设了对上述移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换的阀体”的技术特征的保护范围。被控侵权产品与涉案专利供给阀座固定的实施方式相同,落入原告涉案专利的权利要求保护范围。据此,法院判决两被告停止侵权,被告博日气动公司赔偿原告经济损失及合理费用4万元。法院作出判决后,各方当事人均未上诉。

【法官评析】
功能性特征的识别以及保护范围的确定是专利诉讼中的审理难点。
一、本案观点的分歧
本案核心争议是被控侵权产品是否具有专利权利要求1中的“所述阀部在阀身内配设了对上述移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换的阀体”技术特征。
一种观点认为,该技术特征系使用功能或者效果的语言描述的技术特征,应认定为功能性特征,以说明书公开的具体实施方式及其等同实施方式确定保护范围。因涉案专利仅公开了一种实施例,被控侵权产品的相应技术方案与实施例不相同也不等同,故未落入涉案专利权利要求保护范围,本案应驳回原告诉请。
另一种观点认为,该技术特征写在权利要求的前序部分,虽使用功能或者效果的语言描述,但本领域普通技术人员能够普遍知晓其结构,故不应认定为功能性特征,所有能实现该功能或效果的结构均应纳入其保护范围,被控侵权产品落入该专利的权利要求保护范围,构成专利侵权。

二、功能性特征的识别与困境
功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,即使用功能性表述的技术特征。然而并非有使用功能性表述的技术特征都属功能性特征,其中还设置有例外规定,主要指已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中将其规定为本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征。
在实践中,功能性特征的识别本质上系事实查明问题,理论上可以借助当事人举证、专家咨询等多种途径解决。因技术领域细分多样,本领域普通技术人员的选择以及其认知本身主观性较强,事实查明往往陷入较大争议,无法准确识别是否属于功能性特征或其例外情形。本案即存在上述问题,因争议技术特征在权利要求的前序部分,权利人认可争议技术特征系使用功能性表述的特征,但应属功能性特征的例外,但却未能提供证据予以证明。

三、关联专利披露的实施方式可用来解释涉案专利功能性特征
在现有证据无法证明功能性表述特征为例外规定的前提下,应认定该特征为功能性特征,根据相关司法解释的规定,应以说明书公开的具体实施方式及其等同的实施方式确定保护范围。但囿于举证的限制,为平衡一些可能会被认定为功能性特征例外的技术特征最后被认定为功能性特征,人民法院可以运用专利申请日前权利人申请的关联专利解释涉案专利权利要求,如上述关联专利所涉相同或类似功能性特征所披露的实施方式可同样用来解释涉案专利功能性特征。如被控侵权产品与关联专利实施例相同或者等同,亦应认定构成专利侵权。本案中,专利号为ZL02130310.X的发明专利与涉案专利属于同一技术领域,两者专利权人亦相同,专利申请日早于本案专利申请日,其权利要求1的前序部分关于阀部的表述与本案专利类似,专利附图实施例披露的阀部结构与本案专利相同,同时也披露了供给阀座固定的实施方式,可以认定本领域普通技术人员在涉案专利申请日之时已知的能够实现“对移动铁芯所驱动的多个口之间的通路进行切换”功能的阀体结构既包含涉案专利供给阀座可移动的方式,亦包含上述关联案件披露的供给阀座固定的实施方式,这两种具体实施方式均系本领域普通技术人员通过阅读涉案专利权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能的具体实施方式,均可纳入涉案专利的权利要求保护范围。被控侵权产品与涉案专利供给阀座固定的实施方式相同,落入原告涉案专利的权利要求保护范围。(作者:陈瑶瑶,上海知识产权法院)
来源:中国知识产权报

2017-05-16

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